안녕하세요 송동호 종합로펌입니다. 이번 칼럼에서는 신제품 출시, 신규 서비스 개발 또는 미국 내 진출을 계획하며 미연방 상표 특허청에 상표등록을 고려 중인 비즈니스에 도움이 될 수 있는 상표법에 대해서 다루어 보도록 하겠습니다.

많은 경우 상표출원시 ‘Actual Use’, 즉 미국 내에서 ‘이미 상업적 용도로 사용을 하고 있다는 것’에 근거하여 등록을 합니다. 하지만 미연방법상의 상표출원시 반드시 상표를 이미 사용하고 있어야만 가능한 것은 아닙니다. 예를 들어, 현재는 사용하고 있지 않지만 앞으로 사용할 예정에 있거나, 사용하려고 개발 및 고려 단계에 있는 특정 상표도 출원이 가능한 것입니다. 한 예로 ‘그 여자’라는 상표로 로션, 샴푸 등의 여성 뷰티 제품을 판매하는 회사가 있습니다. 이 회사는 앞으로 1-2년 내에 ‘그 남자’라는 남성용 화장품 브랜드를 론칭하기 위한 개발 단계에 있는데, 그 기간 동안 타사가 관련 상표를 먼저 사용하는 것에 대비해 미리 상표출원을 하여, 실제로 남성화장품 판매를 시작할 때 사용할 수 있도록 해 둘 수 있는 것입니다. 이와 같이 신청사가 ‘bona fide intention to use the mark in commerce’ 즉, 장래에 상표를 상업에 사용할 진정한 의도가 있다면 상표출원을 미리 해둘 수 있습니다.

실제로 이미 미국 내에서 사용되고 있는 상표와 가까운 시일 내에 사용할 상표에 대한 상표출원 신청은 다른 형태로 진행됩니다. 현재 사용 중인 마크와는 달리 미래에 사용할 상표출원은 미연방 상표법 Section 1(b)에 의거한 ‘Intent-To-Use(장래 사용형)’로 신청이 되며, 기간과 절차가 현재 사용 중에 있는 상표와 다릅니다.

Intent-To-Use 상표출원을 위해서는 먼저 사용 예정인 상표 자체가 필요합니다. 이때 어떤 한 단어나 문자의 조합일 수 있고, 색채와 디자인일 수도 있으며, 심지어 무형인 음악 또는 향기 등도 가능하며, 또는 이 여러 부분들의 조합일 수도 있습니다. 예를 들어 ‘그 남자’라는 문구로 신청을 할 수 있지만 ‘그 남자’를 아름다운 색깔의 디자인 로고로 변형하여 사용할 수 있으며, 또는 둘 다를 신청할 수 있습니다. 간단한 상표의 정의는 소비자가 각 제품과 서비스를 식별하고 경쟁사와 식별되도록 하기 위하여 사용하는 표장으로 생각할 수 있습니다.

사용 예정인 상표가 결정되면, 이 상표가 사용될 제품군 또는 서비스 군을 선택하고, 그 후 출원 신청을 시작하기 전에 현재 이 상표를 타사가 등록 또는 출원 신청을 해놓았는지 등에 대한 조사를 하는 것도 중요하겠습니다.

결정된 상표와 제품군 및 서비스 군으로 Intent-To-Use 상표출원을 신청하면 미 특허상표청 (USPTO)에서 먼저 내부적으로 검토하고 이에 통과되면 Official Gazette에 30일 동안 공표되게 됩니다. 이 기간 동안 제삼자에게 이 상표의 상표출원에 대한 이의를 제기할 기회를 부여합니다. 이 기간 동안 아무런 이의 제기가 없을 시 미 특허상표청은 상표출원 후 사용승낙 ‘Notice of Allowance’ 을 합니다. 현재 사용되는 상표는 이 과정을 거치게 되면 상표등록증을 받게 되지만 Intent-To-Use 상표출원은 대신 사용승낙증을 받게 되는 것입니다. 그리하여 사용승낙을 받은 후 6개월에 내에 ‘사용을 시작했다’라는 서면을 제출하며 상표등록증을 받게됩니다. 만약 사용승낙 후 6개월 내에 사용을 시작하지 않았다 하더라고 6개월마다 여러 차례 연장을 통해 권리를 보호받을 수 있게 됩니다.

상표권은 현재 소규모 회사부터 대기업에 이르기까지 매우 귀중한 자산으로 다루어지고 있습니다. 상표등록의 신청 시기와 방법이 상표 및 각 회사의 상황에 따라 다르므로 상표등록 신청을 고려하신다면 전문적인 상담을 하시도록 권해드립니다.
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